美國商標(biāo)常見問題及回答（六）

根據(jù)美國法律，商標(biāo)是用于識別商品或服務(wù)來源的任何單詞、短語、符號、設(shè)計或者他們的組合，包括商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、集體商標(biāo)和證明商標(biāo)。

 

傳統(tǒng)上，美國境內(nèi)的商標(biāo)權(quán)利首先是通過在特定產(chǎn)品或服務(wù)上使用一個標(biāo)志而確立的，這些權(quán)利被稱為“普通法”權(quán)利。普通法權(quán)利僅在實際使用該標(biāo)志的地理區(qū)域才能享有，并非自動享有美國全國范圍內(nèi)的保護。

 

因為商標(biāo)是有地域性的，大部分跨境電商賣家主要做美國市場，自然就注冊美國商標(biāo)。了解以下問題有助于跨境電商賣家更好注冊與維護美國商標(biāo)以及進行維權(quán)規(guī)避侵權(quán)等。

 

常見問題

 

16. 被告是否能以“沒有實際發(fā)貨”為由進行抗辯？

 

從商標(biāo)侵權(quán)的認定條件中可以得出，被告是否實際發(fā)貨并不是認定商標(biāo)侵權(quán)的必要條件。只要權(quán)利人能夠證明其商標(biāo)具有可保護性，且被告使用爭議商標(biāo)的行為可能引起消費者混淆商品或服務(wù)的來源，就可以認定被告商標(biāo)侵權(quán)。

 

因此，沒有實際發(fā)貨并不能作為有效抗辯的理由。

 

17. 面對他人指控商標(biāo)侵權(quán)時，被告可以如何進行正當(dāng)使用抗辯？

 

（1）商標(biāo)的描述性正當(dāng)使用。商標(biāo)的描述性正當(dāng)使用抗辯（“descriptive”or“classic”fair use）規(guī)定在美國《蘭哈姆法》第33 條(b)款，構(gòu)成商標(biāo)的描述性使用抗辯需要滿足 3 個條件：

 

a.商標(biāo)并沒有用于指示商品或者服務(wù)的來源；

 

b.描述性使用，即使用商標(biāo)的原意；

 

c.使用是善意的。

 

（2）商標(biāo)的指示性合理使用。商標(biāo)的指示性合理使用（nominative fair use）則是指商標(biāo)使用人雖然使用了商標(biāo)，也使用商標(biāo)指示了商品，但這種使用僅僅只是為了指示特定商標(biāo)商品的某些性質(zhì)，譬如在廣告中將自己的商品與某一特定品牌商品進行比較，即構(gòu)成商標(biāo)的指示性合理使用。美國聯(lián)邦第九巡回法院 2002 年在Playboy Enterprises, Inc. v. Welles 中認為被告在其自己的網(wǎng)站上標(biāo)注曾經(jīng)獲得花花公子的獎項，獎項中出現(xiàn)了花花公子的注冊商標(biāo)，被告的行為是典型的商標(biāo)的指示性合理使用，不構(gòu)成商標(biāo)法上的侵權(quán)。

 

18. 在美國，一般商標(biāo)侵權(quán)行為和假冒商標(biāo)行為的賠償責(zé)任有哪些？

 

如果一項在美國專利商標(biāo)局注冊的商標(biāo)受到侵犯，原告有權(quán)按照衡平原則（principles of equity）對以下項目求償：

 

（1）被告的侵權(quán)利潤（profit）；

 

（2）原告遭受的任何損失；

 

（3）訴訟費用。

 

法院應(yīng)當(dāng)自行確定或指令其他主體確定上述侵權(quán)利潤和損害。在確定侵權(quán)利潤時，原告只須證明被告的銷售額（sales），被告對其中包含的成本或其主張的其他扣減項目負舉證責(zé)任。在確定賠償時，法院可以根據(jù)具體情況認定高于實際損害（actual damages）但不超出實際損害三倍的金額。法院在特定案件中可以判予勝訴方合理的律師費用。

 

假冒商標(biāo)是一種偽造的并與注冊商標(biāo)標(biāo)記相同或?qū)嵸|(zhì)上不可區(qū)分的標(biāo)記，在涉及使用假冒標(biāo)記或標(biāo)識的案件中，除非存在法院認定的減輕情節(jié)，否則法院應(yīng)當(dāng)判予相當(dāng)于侵權(quán)利潤的三倍、損害賠償?shù)娜?，或者上述兩者中較高者的金額，以及合理的律師費。根據(jù)《美國法典》第 1117 條(b)(2)款，如果違法行為包含以下因素：

 

（1）明知某種標(biāo)記、標(biāo)識屬于假冒標(biāo)記而故意在銷售、許諾銷售、分銷產(chǎn)品或提供服務(wù)中使用該標(biāo)記、標(biāo)識；

 

或者（2）為第（1）種情形中違法行為的實施提供必要商品或服務(wù)，且意圖使該商品或服務(wù)的接收者將其運用于違法行為的實施中，法院可以針對賠償金額判予判決前的利息（prejudgment interest），計算利息的起始日期為含有原告該項訴訟請求的訴狀送達之日，結(jié)束日期為作出該判決之日，法院也可以采用其認為合適的較短期間來計算利息。

 

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